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칼럼/ 시공특허법률사무소 전상구 변리사

기사승인 2020.03.03  11:19:53

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- 상표등록 후 3년 이상 사용 안하면 취소될 수 있다

상표등록은 상표의 사용을 전제로 하지만 상표등록 출원인이 상표 출원시에 반드시 상표를 사용하고 있는 상태일 필요는 없고, 상표 사용을 계획하고 있는 것으로 족하다. 현실적으로 상표등록 출원인이 상표 사용을 계획하고 있는지를 알 수 있는 방법이 없으므로, 특허청에서는 출원된 상표에 대해 상표의 사용 의사가 있는지 여부에 대해서는 판단하지 않는다. 다만, 상표가 등록된 후에 일정 기간 동안 상표를 사용하고 있지 않은 경우에는, 제3자의 취소심판 청구에 의해 상표등록을 취소할 수 있도록 하고 있다. 상표는 일반적으로 네이밍을 동반하는데, 네이밍은 그 성질이 ‘창작’이라기 보다는 단어의 ‘선택’에 해당하므로, 누군가 사용하지 않는 상표를 ‘선택’하여 점유하고 있게 되면, 후에 실제로 상표를 사용하고자 하는 사람의 상표 선택 기회를 부당하게 방해하는 셈이 되기 때문이다. 이러한 점에서, 정신적인 창작인 ‘발명’에 가치를 부여하고, 사용하고 있지 않은 기술이라고 할지라도 취소라는 제도를 두고 있지 않는 특허와 성질을 달리한다.


상표등록의 취소와 관련하여 상표권자와 신규 상표의 출원인의 입장에서 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 상표권자는 상표를 사용함으로써 자신의 등록상표가 취소되지 않도록 주의할 필요가 있다. 제3자의 상표등록취소심판 청구일 전 3년 이내에 상표가 사용되지 않았을 경우에 제3자의 심판 청구에 의해상표등록이 취소될 수 있는데, 이때 주의하여야 할 점이 ‘상표의 사용’이다. ‘상표의 사용’이란 등록 받은 상표와 ‘동일한 상표’를 사용하는 것을 의미하므로, 유사한 상표를 사용하는 것은 ‘상표의 사용’으로 인정되지 않는다. 다만, 등록상표와 ‘완전한 동일성’의 의미하지는 않으므로, 일정수준의 변형 사용은 ‘상표의 사용’으로 인정될 수 있다. 그러나, 취소심판 과정에서 실사용 상표와 등록상표와의 동일성 여부에 따라 상표등록 취소 여부가 결정되는 경우가 비일비재 하므로, 변형된 상표를 주로 사용하더라도 부가적으로 등록상표와 완전히 동일한 상표를 사용할 필요가 있다.

한편, 신규 상표의 출원인의 입장에서는 선등록 상표와 동일ㆍ유사하다는 이유로 특허청으로부터 의견제출 통지서를 받은 경우, 이를 극복하기 위한 방안으로서 불사용에 의한 취소심판을 고려할 수 있다. 즉, 선등록 상표가 등록된 지 3년 이상 경과하였고, 검색 등을 통해 상표의 사용 사실을 찾아낼 수없는 경우에 상표등록 출원인은 불사용 취소심판을 통해 선등록 상표를 취소시키고 자신의 출원 상표에 대한 거절이유를 해소시킬 수 있다. 불사용 취소심판에 있어서, 실제로 상표를 사용하였는지 여부는 취소심판 청구인으로서는 명확하게 알 수 있는 방법이 없으므로, 피청구인인 상표권자에게 사용사실에 대한 입증책임을 부담시키고 있다. 
따라서, 상표권자가 심판 과정에서 최근 3년 이내에 자신이 상표를 사용하였음을 입증하는 경우에는 상표등록이 유지되고, 이를 입증하지 못하는 경우에는 상표등록이 취소된다. 실제로는 상표권자가 등록상표를 3년 이상 사용하고 있지 않은 경우, 불사용 취소심판에 대해서 대응하지 않는 경우가 많다. 이러한 경우에는 자연스럽게 선등록 상표가 취소되므로, 특허청으로부터 제시된 거절이유를 극복하고 상표등록을 받을 수 있는 좋은 방안이 된다. 

편집국 sisanewsn@sisanewsn.co.kr

<저작권자 © 시사뉴스앤 무단전재 및 재배포금지>
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